一、商标民事案件

1.缺乏合法性基础的注册商标专用权不能对抗他人的正当使用行为

【裁判宗旨】以违反诚实信用原则恶意取得的注册商标专用权,对他人的正当使用行为提起的侵害商标权之诉,不应得到法律的支持和保护。

【指导案例】最高人民法院（2014）民提字第168号

【基本案情】2011年2月9日,邵文军向浙江省宁波市中级人民法院起诉称:邵文军于2009年3月21日从国家工商行政管理商标局（简称商标局）取得第515407l号《商标注册证》,获得"赛克思SAIKESI"（简称涉案商标）的商标专用权,核定使用商品为第7类:泵膜片;机器、发动机和引擎的液压控制器;液压滤油器;泵（机器）;加热装置用泵;液压泵;液压元件（不包括车辆液压系统）;泵（机器、发动机或马达部件）。在邵文军申请注册涉案商标过程中,广天赛克思公司曾提出商标异议,被商标局驳回。广天赛克思公司使用与邵文军商标相同的文字作为企业字号,并在与邵文军涉案商标核定使用商品相同的商标上突出使用,构成侵害商标权。

广天赛克思公司的侵权行为如下:1．在其公司所在地设置印有"赛克思液压"字样的巨幅广告牌,悬挂印有"赛克思液压"字样的旗帜;2．在其产品宣传册的封面以大号字体标注"赛克思液压"字样,内页中印有"赛克思"中文和拼音字样;3．使用含有"saikesi"拼音的网络域名并在公司网站上使用有"赛克思"中文字样和拼音的标识进行宣传,且在产品铭牌上使用"saikesi"字样。为此,邵文军请求判令:1．广天赛克思公同立即停止侵害邵文军享有的"赛克思SAIKESI"注册商标专用权的行为,具体包括停止在广告牌、宣传旗帜、产品宣传册、公司网站中使用含有"赛克思"中文字样和拼音的标识,停止使用含有"赛克思"中文和拼音字样的网络域名,停止在其产品上使用含有"赛克思"中文和"saikesi"拼音的标识;2．广天赛克思公司赔偿邵文军损失50万元。

广天赛克思公司辩称:

1．广天赛克思公司未侵害邵文军的注册商标专用权,未使用邵文军的"赛克思SATKESI"中文加拼音商标。广天赛克思公司系正当使用自己的企业字号,且使用在先,广天赛克思公司使用"赛克思"三个字最早从宁波赛克思液压泵厂（简称赛克思厂）开始,一直沿用至今。广天赛克思公司所在地的广告牌是公司厂房奠基时就已经竖立,将其注册商标"SKS''和"赛克思液压"共同使用,与邵文军的注册商标不构成近似,是邵文军恶意抢注了涉案商标。广天赛克思公司在涉案商标注册之前就注册域名,故不存在侵权行为;

2．邵文军要求广天赛克思公司向其赔偿50万损失没有事实和法律依据,邵文军的商标已经连续三年未曾实际使用,邵军也未将该商标使用在任何产品上;

3．邵文军已知晓广天赛克思公司的上述使用行力,其诉讼请求已经超过诉讼时效。请求驳回邵文军的诉讼请求。

【一审意见】本案主要涉及商标专用权和企业名称权的权利冲突纠纷,审理该类纠纷应遵循诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则。本案中,邵文军享有的涉案商标专用权和广天赛克思公司享有的企业名称权均是经法定程序确认的权利,分别受商标法律、法规和企业名称登记管理法律、法规保护。商标是区分不同商品和服务来源额标志,由文字、图形或者其组合构成;企业名称是区别不同商品和服务来源的标志,有文字、图形或者其组合构成;企业名称是区别不同市场主题的标志,由行政区划、字号、行业或者经营特点、组织形式构成,其中字号是区别不同企业的主要标志,也起着区别不同商品和服务来源的重要作用。本案争议的焦点是广天赛克思公司的行为是否侵害了邵文军的商标权,广天赛克思公司关于其是在先使用企业字号,享有在先权利的额抗辩理由是否能成立。

一审法院认为"saikesi.com"域名注册的时间早于邵文军申请注册商标的时间,广天赛克思公司与赛克思厂具有一脉相承的历史渊源,二者具有相同的法定代表人或负责人,广天赛克思公司使用该域名具有正当的理由,广天赛克思及赛克思厂就该域名的注册、使用并无恶意。广天赛克思公司一直以来使用域名"saikesi.com"作为其网站进行对外宣传,已经使相关公众将该域名与广天赛克思公司对应起来,故"saikesi"与涉案商标比对,即使二者在音、形、义等等因素上构成近似,也不会造成相关公众的混淆和误认,广天赛克思使用在先合法注册的域名,可认为其享有在先权利,并不构成《中华人民共和国商标法》（简称商标法）意义上的侵权行为。

早在1997年,赛克思厂就已成立,生产、经营液压泵等产品,并基于其企业字号在对外广告宣传中使用"赛克思液压""赛克思"及"SAIKESI"等字样,在广天赛克思公司成立后,也一直沿用至今,广天赛克思公司和赛克思厂对外一并宣传,并自称"新厂"和"老厂"的关系,从其渊源来考量,广天赛克思公司的行为具有正当性和历史因素,遵循了诚实信用原则。广天赛克思公司在长期的使用过程中已经使"赛克思液压""赛克思""SAIKESI""saikesi"和广天赛克思公司以及广天赛克思公司生产、经营的产品紧密联系,由于广天赛克思公司具有较大的生产规模和在技术创新领域取得的突出成绩及获得的行业广泛认可,更进一步扩大了企业字号及其商标"SKS"的知名度,使其在行业内具有一定的影响力,为相关公众所知悉,"赛克思""SAIKESI""saikesi",客观上已具有一定的知名度,因此,广天赛克思公司长期的在先使用行为,使其无论从具有一定知名度的企业字号还是具有一定知名度的未注册商标的角度来看,都具有合法在先权利,虽然邵文军享有注册商标专用权,但并不能绝对否定在先产生的其他知识产权。

由于邵文军的商标自核准注册已满三年,尚未实际投入使用,也不具有知名度,广天赛克思公司在对外广告宣传中使用中文""赛克思"、拼音"SAIKESI"、"saikesi"字样的行为以及在液压泵商品铭牌上使用"SAl[KESI"标识的行为客观上不会使相关公众对广天赛克思公司商品的来源产生混淆和误认,主观上广天赛克思公司也不具有攀附邵文军商标声誉的恶意。故,广天赛克思公司在对外广告宣传中使用中文"赛克思"、拼音"SAIKESI"、"saikesi"字样的行为以及在液压泵商品铭牌上使用"SAIKESI"标识的行为并未侵害邵文军的注册商标专用权。综上,考虑到历史因素和现实的使用情况,从诚实信用原则和保护公民、法人的合法民事权益出发,为维护公平竞争,应依法保护在先权利人享有继续使用相关诉争标识的合法民事权益,邵文军要求广天赛克思公司停止侵权并赔偿损失的诉讼请求,一审法院不予支持,对广天赛克思公司的辩称该院予以采纳。依照《中华人民共和国民法通则》第四条、第五条,《中华人民共和国民事诉讼法》（2007年修正）第六十四条第一款,《最高人民法院关乎民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定,一审法院于2012年9月10日判决:驳回邵文军的诉讼请求。案件受理费8800元由邵文军负担。

【二审意见】二审法院另查明:邵文军为本案诉讼实际支付了一定的律师代理费和公证费,其涉案注册商标至今未实际使用。二审法院查明的其他事实与一审法认定的事实一致。

二审法院审理认为:根据邵文军的上诉请求和理由以及广天赛克思公司的答辩意见本案二审的争议焦点为:广天赛克思公司的被诉行为是否侵害了邵文军第515407l号注册商标专用权及其可能承担的责任。二审法院分析认定如下:

首先,邵文军原系宁波市工商行政管理局江北分局的工作人员,其于2006年将与位于宁波市江北区的广天赛克思公司的字号相同的"赛克思"及对应的拼音"SAIKESI"申请注册商标,并获得商标局核准。该注册商标虽经商标异议程序,但至今仍维持有效,邵文军就涉案注册商标享有商标专用权,仍可依法行使诉权以使其权利不受侵害,二审法院依法予以保护。

其次,综合邵文军的主张和一审判决罗列的广天赛克思公司的被诉侵权形态,二审法院归纳广天赛克思公司的涉案被诉侵权行为主要包括:

1.在厂房的大幅招牌、旗帜、门面等处使用"赛克思液压"字样;

2.在各种产品宣传册、网站上使用"赛克思液压""SAIKESI""saikesi"等字样,有少量"赛克思牌产品""赛克思产品""赛克思""赛克思厂""赛克思企业"等表述;

3.在产品铭牌上使用"SAIKESI"字样等。《企业名称登记管理规定》第二十条规定:"企业的印章、银行账户、牌匾、信笺所使用的名称应当与登记注册的企业名称相同。从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化,但应当报登记主管机关备案。"本案中,广天赛克思公司作为生产型企业,并未规范使用其企业全称,在较大范围内醒目使用"赛克思"字样,相对独立于背景版式设计,虽然有与其自有的"SKS"注册商标共同使用的情形,但仍均属对字号的突出使用。

另外,广天赛克思公司对"SAIKESI""saikesi"的使用方式亦起到标示商品来源的功用,其单独或与"SKS"注册商标共同使用的形态,均可认为系商标意义上的使用。

再者,依据商标法第五十二条第（一）项规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,属侵犯注册商标专用权的行为;《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,亦属于侵害注册商标专用权的行为。本案中,广天赛克思公司系在液压泵等产品上使用被诉侵权标识,与邵文军的涉案商标核定使用的商品相同;"赛克思""SAIKESI"均为邵文军涉案注册商标的重要组成部分,广天赛克思公司突出使用与邵文军涉案注册商标相近似的"赛克思"字号及"SAIKESI""saikesi"等标识,易使相关公众产生误认,已构成对邵文军涉案注册商标专用权的侵害。

第四,诚然,相对于邵文军涉案注册商标的申请,广天赛克思公司对"赛克思""SAIKESI""salkesi"等标识的使用属在先使用,其有权继续规范使用其企业名称,但由于我国实行的是商标注册制度,在商标专用权的获得上采用注册原则和申请在先原则,商标一旦获准注册,不论该商标实际使用的情况如何,注册商标专用权均应受法律保护,注册商标权人对注册商标依法享有积极的使用权和消极的禁止权。广天赛克思公司提供的现有证据不足以证明"赛克思""SAIKESI""saikesi"等标识在邵文军申请涉案商标注时已经驰名或已具有一定的影响,广天赛克思公司的相关荣誉也均系2006之后陆续获得,都在邵文军申请商标注册之后,故在未注册商标层面对"赛克思""SAIKESI""saikesi"等标识也难以予以保护。广天赛克思公司有关在先使用、邵文军系恶意抢注、有违诚信等抗辩主张,尚不足以在民事侵权诉讼中对抗邵文军的涉案权利诉求,广天赛克思公司在本案审理中对邵文军涉案注册商标提出的效力质疑亦不属本案的审查范围之列。

综前所述,广天赛克思公司的被诉商标侵权行为侵害了邵文军涉案注册商标专用权,应承担相应的民事责任。因本案中邵文军的涉案注册商标至今未实际使用,广天赛克思公司的被诉侵权行为未给邵文军造成直接现实的金济损失,邵文军也未能提交因广天赛克思公司突出使用"赛克思",字号及其拼音"SAIKESI""saikesi"等字样而给其造成实际损失和其他损害的证据,广天赛克思公司在本案中亦不存在侵权的主观故意。据此,赔偿额应仅限于邵文军为制止侵权行为所支付的合理律师代理费及其他合理开支,二审法院酌情确定赔偿额为2万元。

【再审意见】本院经审理查明:一审、二审法院查明的事实属实,本院予以确认。另查明:邵文军在一审庭审中确认,涉案商标至一审庭审时未实际生产过相关产品。2009年11月24日,域名"saikesi.com"已由赛克思厂变更注册至广天赛克思公司名下。

本院认为,本案双方当事人再审期间的争议焦点为广天赛克思公司的被诉行为是否侵害邵文军涉案商标的商标专用权。

一、关于广天赛克斯公司是否享有合法的在先权利。可以认定广天赛克思公司享有合法的在先域名权。

二、关于广天赛克思公司注册商标、字号、企业名称简称的使用状况及知名度情况。可以认定广天赛克思公司在行业内已经具有较高的影响力和知名度。

三、关于广天赛克思公司被诉行为是否具有正当性的问题。广天赛克思公司的使用行为不会导致相关公众的混淆和误认,其被诉行为具有正当性。即便邵文军对涉案商标享有商标专用权,但其商标专用权的排斥力因其商标不具有知名度而应受到一定的限制,其亦无权禁止广天赛克思公司在原有的范围内继续使用。

四、邵文军注册涉案商标是否具有正当性的问题。对于利用职务上的便利或业务上的优势,恶意注册商标,损害他人在先权利,为自己谋取不正当利益的行为,属于违反诚实信用的行为,不应受法律的保护。本案中,邵文军原系宁波市工商行政管理局江北分局的工作人员,与2003年辞去公职。因赛克思厂的企业字号"赛克思"、注册商标"SKS"及域名"saikesi.com"在2003年邵文军辞职之前均已注册使用,作为与赛克思厂、广天赛克思公司同处一地的工商部门工作人员,邵文军在辞职时应当知悉赛克思厂、广天赛克思公司商标的实际注册情况、字号（或字号主要部分）及企业名称简称的实际使用状况等相关信息资料,于辞职后在在与广天赛克思公司经营范围同类的商品上,注册与广天赛克思公司企业字号主要部分中文及拼音相同的商标,商品上,注册与广天赛克思公司企业字号主要部分中文及拼音相同的商标,直至本案二审结束未使用,却针对在先权利人提起侵权之诉,其行为有违诚实信用,不具有正当性,不应受法律保护。因此,邵文军以非善意取得的商标权对广天赛克思公司的正当使用行为提起侵权之诉,属于对其注册商标专用权的滥用,其诉讼请求不应得到支持。

综上,二审法院适用法律错误,本院予以纠正;一审法院认定事实清楚,适用法律正确,本院予以维持。

2.涉外委托加工中商标使用行为的判断

【裁判宗旨】商标法保护商标的基本功能,是保护其识别性。判断在相同或类似商品上使用相同或近似商标的行为是否容易导致混淆,要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。在全部用于出口的委托加工产品上贴附的标志,既不具有区分所加工商品来源的意义,也不能实现识别该商品来源的功能,该标志不具有商标的属性,该贴附行为不构成商标意义上的使用行为。

【指导案例】最高人民法院（2014）民提字第38号

【基本案情】许浩荣于2003年5月21日在第6类的"家具用金属附件、五金锁具、挂锁、金属锁（非电）"等商品上获准注册第3071808号"PRETUL及椭圆图形"商标（即本案商标）。2010年3月27日,本案商标经核准转让给莱斯公司。亚环公司于2010年与案外人墨西哥TRUPERHERRAMIENTASS.A.DEC.V（简称储伯公司）签订售货确认书若干,约定由亚环公司向储伯公司供给挂锁。后宁波海关分两次查获亚环公司自该海关出口至墨西哥的228箱684打和3411箱10233打被诉侵权挂锁。挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有"PRETUL"商标,挂锁包装盒上标有"PRETUL及椭圆图形"商标,并以西班牙文标明"进口商:储伯公司"和"中国制造",但并未标注亚环公司的相关信息。储伯公司在墨西哥等多个国家和地区拥有第6类、第8类商品类别上的"PRETUL"或"PRETUL及椭圆图形"商标权,其出具声明称,亚环公司生产的标有"PRETUL"商标的所有型号的挂锁均是根据该公司的授权而生产,并全部出口墨西哥。莱斯公司以亚环公司的前述行为构成侵害其商标权为由,提起诉讼。

莱斯公司提供了以下证据:

1.第3071808号"PRETUL及椭圆图形"商标注册证、核准商标转让证明,拟证明莱斯公司受让取得了该商标。

2.莱斯公司注册证书,拟证明其主体资格。

3.甬关法(2010)804号、甬关法(2011)007号采取知识产权海关保护措施通知书,拟证明亚环公司侵权事实。

4.增值税发票,拟证明莱斯公司使用涉案注册商标的事实。

5.委托代理协议及代理费发票,拟证明莱斯特公司为制止环亚公司的侵权,交付了律师代理费5万。

6.收据,拟证明莱斯公司为本案诉讼等办理委托公注支付了13700元港币。

7.食宿费发票,拟证明菜斯公司为办理立案手续支出了食宿费490元。

8.交通费支出票据,拟证明莱斯特公司为办理立案手续支付了交通费用共计3891元。

9.办理海关知识产权退还担保金委托书公证单据,拟证明莱斯公司为办理该项公证支付了195元。

10.（2011）高行终字第636号行政判决书,拟证明储伯公司在中国大陆未实际使用"PRETUL"商标,不存在许浩荣抢注该商标的事实。

11.《商标转让合同》、《商标使用许可合同》、收款收据及收条,拟证明莱斯公司从许浩荣处受让涉案商标并支付转让费45万元;原商标权人许浩荣许可泰星公司使用涉案商标及许可费用;莱斯公司许可中山市曼克五金制造有限公司（简称曼克公司）使用涉案商标及费用。

12.发票及《订购合同》,拟证明涉案商标被大量使用的事实。

13.被控侵权产品包装盒上的西班牙及中文译本,拟证明包装盒上的西班牙文"Importador"中文意思为"进口商",说明亚环公司为销售出口商而非。

14.翻译费付款票据、交通费票据及食宿票据,拟证明莱斯公司为制止环亚公司侵权,委托律师第一次开庭支付了交通费5299元,食宿费1955元及翻译费200元。

应莱斯公司申请,一审法院从宁波海关调取了(2010)甬关法804号、（2011）甬关法007号两案项下的被扣留的被控侵权挂锁12把、报关单两份及亚环公司报关时提交的相关销售合同、发票、装箱单。

亚环公司提供了以下证据:

1.售货确认书及商标使用授权书,拟证明储伯公司向亚环公司订购涉案挂锬以及储伯公司将"PRETUL"商标授权给亚环公司使用。

2.储怕公司注册文件,拟证明储伯公司系一家根据墨西哥法律注册并存续的公司。

3.商标注册登记证,拟证明2001年11月27日,储伯公司的"PRET-UL"商标在墨西哥工业产权协会登记注册,类别为第6类。

4.泰星公司的工商登记材料,拟证明关桂泰为该公司的股东和法定代表人;2000年8月该公司设立时,许荣浩、关桂泰为其发起人。

5.邮件,拟证明自2001年4月起,储伯公司与泰星公司建立业务往来。

6.编号为0000093034的订单,拟证明200年7月25日,储伯公司向泰星公司订购锁类产品。

7.付款凭证,拟证明2004年1月13日,储伯公司向泰星公司支付了编号为0000093034的订单项下的贷款。

8.付款凭证,销售协议及独家协议,拟证明2004年1月13日,储伯公司向泰星公司支付了发票为SCI1206项下的货款。

9.分销协议、销售协议及独家协议,拟证明2003年1月,储伯公司与泰星公司签订了分销协议;2004年5月,储伯公司与泰星公司签订了销售协议;2006年6月,储伯公司与泰星公司签订了独家协议。

10."TRUPER"商标注册登记资料,拟证明泰星公司在中国注册了数个"TRUPER"商标并将其转让给了储伯公司。

11.商标网资料,拟证明许浩荣、关就泰、关元泰、泰星公司抢注了其他商标。

12.邮件,拟证明泰星公司承认在中国注册了储伯公司的商号"TRUPER"。

13.储伯公司商标授权声明,拟证明储伯公司授权亚环公司使用"TRUPER"商标,并仅限于货物出口至墨西哥。

14.储伯公司2000年产品目录,拟证明在泰星公司注册"PRETUL"商标以前,储伯公司已在墨西哥及世界其他国家和地区大量使用"PRETUL"商标。

15."PRETUL"商标注册证,拟证明在许浩荣申请涉案注册商标之前,储伯公司已经在墨西哥及世界其他国家和地区大量使用"PRETUL"商标。

16.93034号订单转账记录及公证书,拟证明储伯支付了93034号订单下的款项。

17.与93034号订单相对应的发票、装箱单、提单、入关记录,拟证明储伯公司于2001年7月25日下订单给泰星公司后,泰星公司完成交货、出口及入关的事实。

18.上海市高级人民法院（2009）沪高民三（知）终字第65号民事判决书,拟证明单纯的定牌加工出口行为不构成商标侵权。

19.曼克公司工商登记材料,拟证明曼克公司是泰星公司关联企业,曼克公司负责人关毅华与泰星公司负责人关桂泰是父子关系。

20.域名"zhongshan.gd.cn"注册信息,拟证明该域名注册商为厦门三五互联科技股份有限公司。

21.售货确认书、发票及装箱单,拟证明亚环公司被宁波海关扣留货物的数量及金额。

【一审意见】本案系涉外侵害商标纠纷,根据有关规定,应参照涉外侵害商标权纠纷处理。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定,一审法院作为侵权商品查封扣押地的法院对本案有管辖权。因被请求保护地在中国大陆,根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》地五十条之规定,本案应适用中华人名共和国的法律。本案争议的焦点主要是:（一）亚环公司与储伯公司是否存在涉外定牌加工合同关系;（二）亚环公司的行为是否构成侵权。

一审法院认为:所谓涉外定牌加工,一般指国内加工方接受境外委托方的委托,按境外委托方指定的商标生产产品,并将产品全部交付境外委托方并由其在境外销售,境外委托方向境内加工方支付加工费的一种贸易方式,其性质实为承揽合同关系。就本案而言,虽然储伯公司与亚环公司签订的售货确认书载明储伯公司为买方,亚环公司为卖方,被控侵权挂锁包装盒及产品说明书还用西班牙文特别标明"进口商:储伯公司",但因莱斯公司并未提供涉案产品在中国大陆境内销售的证据,亚环公司也已提供了储伯公司在墨西哥注册的第770611号"PRETUL"商标证书,亚环公司加工生产的挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有"PRETUL"商标,储伯公司对亚环公司按其要求定牌生产涉案产品也予以认可,故可认定亚环公司与储伯公司存在涉外定牌加工合同关系。

根据商标法实施条例第三条的规定:"商标法和本条例所称商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中"。亚环公司在其加工的挂锁锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注"PRETUL"商标,在挂锁包装盒上标注"PRETUL及椭圆图形"商标,属于商标法意义上的商标使用行为。

地域性是知识产权的基本特征之一,其基本含义是依据不同国家产生的知识产权是相互独立的,没有域外效力。在商标权领域,则体现为商标权人依据各国法律规定,分别取得独立的商标权,同一商标在各国取得商标权的效力仅在各国法律所及的范围内得到承认,即商标没有域外效力。储伯公司虽在墨西哥在第6类商品上取得了第770611号"PRETUL"商标权,但因该商标未在我国注册,其在墨西哥取得的该商标权不受我国法律保护。而菜斯公司现依法在我国受让取得了第3071808号"PRETUL及椭圆图形"注册商标,该商标现仍在有效期内,应受我国法律保护。因莱斯公司的第3071808号"PRETUL及椭圆图形"注册商标系文字加图形组合商标,根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条之规定,亚环公司在其加工的挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注的"PRETUL"商标,因该商标与莱斯公司的该注册商标不相同,且定牌产品均出口至墨西哥,不在中国境内销售,中国境内的消费者也没有发生混淆的可能,故应认定该"PRETUL"商标与莱斯公司的该注册商标不构成近似,其行为不构成侵权。

亚环公司在其如工的挂锁包装盒上标注的"PRETUL及椭圆图形"商标,与莱斯公司的该注册商标构成相同,亚环公司未经莱斯公司许可,在同类商品上使用与莱斯公司享有的注册商标相同的商标构成对莱斯公司商标专用权的侵犯,应承担停止侵权及赔偿损失的民事责任。至于亚环公司应承担的赔偿数额,由于莱斯公司未提供其因亚环公司侵权所受到的损失或亚环公司因侵权所获得的利益的确切依据,莱斯公司选择法定赔偿,法院综合考虑到:根据莱斯公司提供的证据,其涉案注册商标知名度不高;亚环公司仅在挂锁的包装盒上使用了与莱斯公司涉案注册商标相同的商标;亚环公司被宁波海关两次扣留的侵权产品数量较多、货值较大,且该两批货物已被放行,亚环公司虽辩称已将涉案商标消除,但未能提供证据;亚环公司注册资本达500万元,其生产经营规模较大;莱斯公司为制止侵权支付了一定的合理开支等因素,酌定赔偿数额为5万元。对莱斯公司要求收缴甬关法（2010）804号、甬关法（2011）007号两案扣留的货物及亚环公司库存的侵权产品、亚环公司用于生产侵权产品的专用模具以及带有侵权商标的包装物,因莱斯公司未能举证证明该两案扣留的货物现仍被亚环公司持有,也未能举证证明亚环公司有用于生产侵权产品的专用模具、现仍有库存的侵权产品以及带有侵权商标的包装物,故对莱斯公司的该部分诉讼请求不予支持。

【二审意见】二审法院认为,商标法第五十二条第（一）项规定了"未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的"行为属侵犯注册商标专用权的行为。亚环公司未经莱斯公司的许可,在挂锁的包装盒上使用"PRETUL及椭圆图形"商标,在挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用"PRETUL"商标,根据商标法实施条例第三条的规定,均属于商标使用行为。

莱斯公司依法在中国受让取得了第3071808号"PRETUL及椭圆图形"注册商标,该注册商标现仍在有效期内,应受中国法律保护。而案外人储伯公司虽在墨西哥等国注册了"PRETUL"或"PRETUL及椭圆囹形"商标,但因上述商标未在我国注册,其在墨西哥取得的商标权不受我国法律保护。

一审法院认为亚环公司未经莱斯公司许可,在同类商品上使用与莱斯公司的注册商标相同的"PRETUL及椭圆图形"商标,构成对莱斯公司商标权的侵犯,符合商标法第五十二条第（一）项的规定。至于亚环公司在挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用"PRETUL"商标的行为,首先商标法第五十二条第（一）项规定了商标侵权的法律要件,只要符合上述法律要件,即构成商标侵权。纵观我国现行法律、法规及司法解释,未见有类似本案亚环公司行为的例外规定。其次,关于亚环公司提出的被诉侵权产品完全出口墨西哥,未在中国市场实际销售,不会引起中国境内消费者的混淆和误认,没有侵害莱斯公司商标权的主张,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款并未对"相关公众"作地域限制,《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第三条第一款明确规定"国家禁止侵犯知识产权的货物进出口"。因此,亚环公司的前述抗辩缺乏法律依据,亚环公司在挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用的"PRETUL"商标与莱斯公司的涉案注册商标相比较,作为两者主要部分的"PRETUL"文字的字形、读音完全相同,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与莱斯公司"PRETUL及椭圆图形"注册商标的商品有特定的联系。

亚环公司的上述商标使用行为亦侵犯了莱斯公司享有的第3071808号注册商标专用权,应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。由于莱斯公司未提供其因亚环公司侵权所受到的损失或亚环公司因侵权所获得的利益的确切依据,莱斯公司选择法定赔偿,综合考虑亚环公司被宁波海关两次扣留的侵权产品数量、货值,且该两批货物已被放行,亚环公司虽辩称已将涉案商标消除,但未能提供证据;亚环公司注册资本达500万元,其生产经营规模较大;莱斯公司为制止侵权支付了一定的合理开支等因素,酌定赔偿数额为8万元。至于莱斯公司要求收缴甬关法(2010)804号、甬关法(2011)007号两案扣留的货物及亚环公司库存的侵权产品、亚环公司用于生产侵权产品的专用模具以及带有侵权商标的包装物,一审法院因莱斯公司未能举证证明上述两案扣留的货物现仍被亚环公司持有,也未能举证证明亚环公司有用于生产侵权产品的专用模具、现仍有库存的侵权产品以及带有侵权商标的包装物,故对莱斯公司的该部分诉讼请求不予支持并无不当。

在亚环公司的两种商标使用行为中,其在挂锁包装盒上使用的"PRETUL及椭圆图形"商标与莱斯公司的涉案注册商标相比较,两者在祝觉上无差别,构成商标法第五十二条第（一）项规定的商标相同。其在挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用的"PRETUL"商标与莱斯公司的涉案注册商标相比较,作为两者主要部分的"PRETUL"文字的字形、读音完全相同,区别仅在于围绕该文字的椭圆图型,两者构成近似商标。

综上,亚环公司未经商标权人莱斯公司的许可,在同种商品上使用与其注册商标相同、近似的商标,侵犯了莱斯公司的商标专用权,应承担相应的侵权责任。莱斯公司有关侵权认定的上诉理由成立,予以支持,但其提出的诉讼请求,部分成立,故酌定判决。亚环公司有关侵权认定的上诉理由不能成立,其提出的许浩荣对"PRETUL及椭圆图形"商标的注册构成恶意抢注的上诉理由不属于本案审理范围,不予支持。一审判决亚环公司在同类商品上使用与莱斯公司享有的第3071808号商标相同的"PRETUL及椭圆图形"商标,构成商标侵权,事实清楚,但认定亚环公司在同类商品上使用"PRETUL"商标,不构成商标侵权及部分实体处理不当,应予纠正。

【再审意见】本院认为,根据当事人的再审申请及答辩意见,本案的争议焦点是亚环公司之行为是否构成侵犯莱斯公司"PRETUL"商标专用权,以及亚环公司之行为是否属于商标法意义上的商标使用行为。

本院认为,《中华人民共和国商标法》（2001年修订,以下简称2001年商标法）第八条规定,任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开来的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。《中华人民共和国商标法》（2013年修订,以下简称2013年商标法）第四十八条规定,本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。虽然前述商标法四十八条规定之"用以识别商品来源的行为"系2013年商标法修改时新增加,但并不意味着商标法对商标法关于商标的使用有了本质的变化,而是对商标的使用进行的进一步的澄清,避免将不属于识别商品来源的使用行为纳入商标使用范畴,进而导致商标法第五十二条的扩大适用。因此,虽然本案应当适用2001年商标法,但前述2013年商标法第四十八条关于商标的使用乏规定对于理解《中华人民共和国商标法实施条例》（2002年修订）第三条之规定具有重要参照意义。

本案中,根据原审法院查明的事实,储伯公司系墨西哥"PRETUL储伯公司委托,按照其要求生产挂锁,在挂锁上使用"PRETUL"相关标识并全部出口至墨西哥,该批挂锁并不在中国市场上销售,也就是该标识不会我国领域内发挥商标的识别功能,不具有使我国的相关公众将贴附该标志商品,与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。商标作为区分商品或者服务来源的标识,其基本功能在于商标的识别性,亚环公司依储伯公司的授权,上述使用相关"PRETUL"标志的行为,在中国境内仅属物理贴附行为,为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件,在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此,亚环公司在委托加工产品上贴附的标志,既不具有区分所加工商品来源的意义也不能实现识别该商品来源的功能,故其所贴附的标志不具有商标的属性,在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

商标法保护商标的基本功能,是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标,或者判断在相同商品上使用近似的商标,或者判断在类似商品上使用上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆,要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能,是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用,并非商标法意义上的商标使用的情况下,判断是否在相同商品上使用相同的商标,或者判断在相同商品上使用近似的商标,或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆,都不具实际意义。本案中,一、二审法院以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件,忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提,适用法律错误,本院予以纠正。

此外,亚环公司还申请再审称许浩荣恶意抢注"PRETUL及椭圆图形"商标。本院认为,储伯公司系墨西哥"PRETUL"或"PRETUL及椭圆图形"注册商标权利人（第6类、第8类）,许浩荣是否构成恶意抢注,取决于储伯公司是否向其主张权利及是否有恶意抢注的事实和法律依据等前提条件。本案中,亚环公司虽经储伯公司委托加工相关挂锁,亦举证证明许浩荣所在公司与储伯公司曾有相关贸易关系,但在储伯公司未参加本案诉讼,亚环公司亦未举证证明储伯公司是否向许浩荣主张权利的情况下,原审法院对其上诉理由不予支持并无不当。

综上,亚环公司根据储伯公司委托,在其生产的挂锁上使用"PRETUL"相关标识的行为,不属于商标法意义上酌商标使用,不构成对莱斯公丽"PRETUL及椭圆图形"商标权的侵犯,一、二审法院适用法律错误,本院予以纠正。亚环公司部分再审申请理由成立,本院予以支持。

编排/童静静

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